Bevor ein Mandant eine Marke anmelden möchte, rate ich grundsätzlich dazu, eine Markenrecherche durchzuführen. Warum? Falls das anzumeldende Kennzeichen mit älteren eingetragenen Marken kollidiert, kann bereits die Anmeldung der Marke zu einer kostenintensiven Abmahnung führen. Die Rechtsprechung nimmt in diesen Fällen eine Erstbegehungsgefahr für einen Markenrechtsverstoß an, da die Marke im geschäftlichen Verkehr genutzt werden soll. Anders übrigens bei Domainregistrierungen. Diese können nämlich auch privat genutzt werden, so dass markenrechtliche Unterlassungsansprüche ausscheiden, da diese ein Handeln im geschäftlichen Verkehr voraussetzen.

Der Inhaber älterer Markenrechte kann gegen die Anmeldung natürlich auch Widerspruch einlegen. Auch das lässt sich durch die Markenrecherche vermeiden.

Durch die vorherige Markenrecherche kann der Mandant also eine Menge Kosten und Ärger vermeiden. Anhand der Rechercheergebnisse kann dann entschieden werden, ob eventuell eine Abwandlung der ursprünglich geplanten Marke eine Verwechslungsgefahr mit älteren Markenrechten vermeiden kann. Als Beispiel käme ein unterscheidungskräftiger Zusatz in Betracht. Die Aufgabe des Anwalts ist also, das Risiko der geplanten Anmeldung anhand der Rechercheergebnisse abzuschätzen und den Mandanten zu beraten, ob die geplante Markenanmeldung unverändert vorgenommen werden kann. Er macht so sogar schadensersatzpflichtig, wenn er den Mandanten nicht auf die Notwendigkeit der vorherigen Recherche hinweist. Solche Fälle kommen gar nicht so selten vor. Die Kosten eines daraus resultierenden Gerichtsverfahrens hat dann der Anwalt zu tragen, der die Markenanmeldung ohne Recherche durchgeführt hat. Etwas anderes gilt natürlich, wenn der Mandant nach erfolgtem Hinweis auf die eigentlich notwendige Markenrecherche darauf bewusst verzichtet.