Heute hat der BGH in drei Verfahren über die Markenrechtswidrigkeit von Google AdWords Werbung entschieden.

In einem Verfahren (I ZR 125/07) berief sich die Klägerin auf eine deutsche Marke „Bananababy“, die von der Beklagten als Keyword/Schlüsselwort für identische Waren und Dienstleistungen benutzt wurde, für welche die Marke eingetragen war. Der BGH hat diesen Fall noch nicht entschieden, sondern dem EuGH vorgelegt. Dieser muss nun prüfen, ob in der Verwendung der geschützten Bezeichnung als Schlüsselwort eine Benutzung als Marke im Sinne des Markengesetzes liegt. Hintergrund: das deutsche Recht hat sich insoweit am europäischen Recht zu orientieren. Bislang liegt nur die Pressemitteilung des BGH vor. Es ist daher schwierig, hieraus weitere Schlüsse zu ziehen. Denkbar wäre es aber, dass der BGH eine Markenrechtsverletzung annimmt, wenn der EuGH die obige Frage bejaht und von einer markenmäßigen Benutzung ausgeht. Sonst würde die Vorlage zum EuGH keinen Sinn machen.

Der zweite Fall (I ZR 139/07) handelte von der Marke „PCB-POOL“. Die Beklagte hatte das Keyword „pcb“ gebucht, welches in Verkehrskreisen als Abkürzung für „printed circuit board“ verstanden wird. Das ist wichtig für die Beurteilung dieser Entscheidung. Denn: der Markeninhaber kann „in der Regel“ die Verwendung einer beschreibenden Angabe auch dann nicht untersagen, wenn sie markenmäßig benutzt und dadurch die Gefahr von Verwechslung mit der geschützten Marke begründet wird. Es handelt sich um eine zulässige beschreibende Benutzung der Marke. Auf die Frage der markenmäßigen Verwendung kam es nicht an (anders im ersten Fall), so dass der BGH hier „durchentschieden“ hat.

Dritter Fall (I ZR 30/07): Dort ging es (wichtig!) um eine Unternehmensbezeichnung (nicht um eine eingetragene Marke): „Beta Layout GmbH“.  Dieser Begriff wurde als Keyword genutzt. Das Berufungsgericht hatte eine markenmäßige Verwendung abgelehnt. Der Internetnutzer gehe nicht davon aus, dass eine in einem gesonderten Anzeigenblock neben der eigentlichen Trefferliste erscheinende Anzeige von der Beta Layout GmbH stamme. Verwechslungsgefahr scheide damit aus. Anders als in der ersten Entscheidung wurde dieser Fall nicht dem EuGH vorgelegt (obwohl hier die gleichen Grundsätze für die kennzeichenmäßige Verwendung Anwendung finden). Dies wurde damit begründet, dass Unternehmenskennzeichen quasi ureigenstes deutsches Recht seien, über das man die Auslegungshoheit besitzt, während dies bei eigentragenen Marken anders sei.

Fazit:

  • Ob die Verwendung von Keywords eine Markenrechtsverletzung (eingetragene Marke) darstellt, bleibt weiterhin offen, bis der EuGH sich zu dieser Frage geäußert hat. Also ist weiterhin Vorsicht bei der Verwendung von Markennamen als Keywords angebracht.
  • Eingetragene Marken, die beschreibender Natur sind, dürfen in der Regel als Keyword genutzt werden.
  • Unternehmenskennzeichen dürfen als Keywords genutzt werden.
  • Offenbar differenziert der BGH bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen eingetragenen Marken und Unternehmenskennzeichen. Sonst hätte er auch im ersten Fall die Klage mangels Verwechslungsgefahr abgewiesen, da die Ausgangslage, was die Positionierung der Anzeigen angeht, identisch ist. Oder der BGH hat das Berufungsurteil nur eingeschränkt überprüft, was die Verwechslungsgefahr angeht (Stichwort: „tatrichterliche Feststellung des Verkehrsverständnisses“).

Praktische Konsequenz: Wenn man sich – zumindest derzeit – als Kennzeicheninhaber die Möglichkeit offen halten möchte, dagegen vorgehen zu können, dass ein Konkurrent mit dem eigenen Kennzeichen als Keyword wirbt, muss man sich auf Markenrechte berufen können. Das bedeutet, dass man – auch wenn man bereits über ein Unternehmenskennzeichen verfügt (z. B. Name der GmbH), sich den Begriff auch noch einmal markenrechtlich schützen lassen sollte. Natürlich ist dabei Voraussetzung, dass der Begriff eintragungsfähig ist und nicht nur von beschreibender Natur (sonst würden ohnehin die Grundsätze des 2. Urteils I ZR 139/07 eingreifen und eine Schutzwirkung versagt werden).
Eine genauere Einschätzung und eine Kritik an den Entscheidungen kann erst erfolgen, wenn die schriftlichen Entscheidungsgründe vorliegen.

Quelle: Pressestelle des Bundesgerichtshof, Pressemitteilung Nr. 17 vom 22.01.2009