Rechtsnormen: § 8 MarkenG; § 50 MarkenG

Zuletzt hatte der BGH über die Wort-Bild-Marke „test“ zu entscheiden. Mit Beschl. v. 17.10.2013 (Az. I ZB 65/12) stellte der BGH fest, dass die Marke „test“ für Testmagazine zwar beschreibend ist und insoweit das Schutzhindernis der mangelnden Unterscheidungskraft vorliege; dies könne durch Benutzung und Verkehrsdurchsetzung jedoch überwunden werden.

Zum Sachverhalt:

Die Wort-Bild-Marke „test“ (weiße Schrift auf rotem Grund) wurde im Jahr 2004 vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) u.a. für Testmagazine und zur Veröffentlichung von Waren- und Dienstleistungstests eingetragen. Zwei Jahre später beantragte der Axel Springer Verlag, der u.a die „BILD“ herausgibt, die Löschung der Marke.

Nachdem das DPMA dem Antrag stattgegeben und die Markenlöschung angeordnet hatte, hob das Bundespatentgericht auf Beschwerde der Markeninhaberin die erste Entscheidung wieder auf (BPatG, Beschl. v. 27.06.2012  – 29 W (pat) 22/11 – GRUR 2013, 388). Das vom Axel Springer Verlag angestrebte Revisionsverfahren kam nun zu folgendem Ergebnis (Auszug aus der Pressemitteilung der BGH vom 18.10.2013):

„Der BGH hat wie zuvor das BPatG angenommen, dass die Wort-Bild-Marke „test“ für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eine beschreibende Angabe ist, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichnet. Das danach bestehende Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft könne durch Benutzung der Marke überwunden werden. Davon war das BPatG aufgrund der Marktstellung des von der Stiftung Warentest herausgegebenen Magazins mit der Bezeichnung „test“ und eines Meinungsforschungsgutachtens ausgegangen.

Der BGH hat anders als das BPatG angenommen, dass das Ergebnis des Ende 2009 eingeholten Meinungsforschungsgutachtens für die Annahme, das Wort-Bild-Zeichen habe sich beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt, nicht ausreicht. Nach diesem Gutachten sahen nach Bereinigung von Fehlzuordnungen lediglich 43% der Befragten in dem Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen, was für eine Verkehrsdurchsetzung im Regelfall nicht ausreicht. Da die Markeninhaberin die Marke seit Mai 2008 auch nicht mehr in der eingetragenen Form benutzt, war zudem nicht auszuschließen, dass dieser Anteil sich bis zu dem für die Entscheidung des BPatG über die Löschung maßgeblichen Zeitpunkt im Juni 2012 weiter verringert hatte. Die übrigen Indizien (Marktanteil, Auflage, Werbeaufwendungen und Dauer des Vertriebs des Magazins) reichten für die Annahme einer Verkehrsdurchsetzung nicht aus, weil dem das Ergebnis des Meinungsforschungsgutachtens entgegenstand. Meinungsforschungsgutachten seien normalerweise das zuverlässigste Beweismittel zur Beurteilung der Frage der Verkehrsdurchsetzung einer Marke.“

Kommentar:

Eine abschließende Entscheidung konnte der BGH noch nicht fällen, da noch weitere Feststellungen zur Verkehrsdurchsetzung notwendig sind. Daher wurde die Sache zur erneuten Verhandlung an das BPatG zurückverwiesen.

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