Unternehmer haben in der Gründungsphase, aber auch später, viele Dinge zu erledigen und zu beachten. Wichtigstes Kapital sind innovative Waren oder Dienstleistungen, welche dann häufig auch über das Internet vermarktet werden. Die Professionalität bei der Schaffung von entsprechenden Internetangeboten und Onlineshops nimmt immer weiter zu. Dabei sollte man jedoch nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Schutz des geistigen Eigentums aus den Augen verlieren. Viele Unternehmer sind Einzelkaufleute (e.K.) oder firmieren schon seit langer Zeit unter einer bestimmten Geschäftsbezeichnung, welche sich von dem Namen des neuen Produkts bzw. der neuen Dienstleistung unterscheiden. Wenn das entsprechende Produkt den Domainnamen bestimmt und unter dieser Bezeichnung dann der Internetauftritt erfolgt, wähnen sich viele Unternehmer in Sicherheit. Sie gehen davon aus, dass durch die Domain bereits ein markenrechtlicher Schutz an der entsprechenden Bezeichnung begründet wurde. Dies ist leider in vielen Fällen ein Trugschluss. Nicht jeder Gebrauch einer Domain führt nämlich zur Begründung von Markenrechten. Gerade wenn die Domain für die Vermarktung eines bestimmten Produktes oder einer Dienstleistung vorgesehen ist, wird es äußerst schwierig sein, hierauf Markenrechte zu begründen. Etwas anderes gilt, wenn eine Unternehmensbezeichnung in einen Domainnamen einfließt. Der rechtliche Hintergrund besteht darin, dass Domainnamen an sich zunächst einmal nur eine Adresse darstellen und nur im Zusammenspiel mit dem Inhalt der Internetseite Markenrechte begründen können. Domainnamen können dann eine Marke kraft Verkehrsgeltung werden. Dazu ist aber ein erheblicher Bekanntheitsgrad der Produktbezeichnung bei den beteiligten Verkehrskreisen erforderlich, welcher nur selten gegeben sein wird.

Die praktische Konsequenz besteht darin, sich frühzeitig und zwar am besten vor Inverkehrbringen der Waren bzw. Bekanntmachung der Dienstleistungen um einen markenrechtlichen Schutz der Bezeichnung zu kümmern. Dabei reicht es aus, zunächst die Markenanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt für den deutschen Markenrechtsschutz oder beim Harmonisierungsamt in Alicante für den europäischen Gemeinschaftsmarkenschutz zu beantragen. Denn durch den Antrag wird die sogenannte Priorität der Markenanmeldung begründet, nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Anderenfalls kann es nämlich sein, dass ein Dritter mit einer nachträglich angemeldeten Marke Anspruch auf eine Domain erhebt und diese dann freigegeben werden muss.

Die Kosten für eine Markeneintragung einer deutschen Marke betragen 300,00 EUR zzgl. Anwaltsgebühren, für eine EU-Marke 1.440,00 EUR zzgl. Anwaltsgebühren. Bei der EU-Marke erhält man derzeit Markenrechtsschutz für 27 Mitgliedsstaaten. Die Gebühren des Amtes betragen also pro Land lediglich 53,33 EUR.

Fazit: erst Markenschutz beantragen, dann Domain verwenden.

Der Abmahner E-Tail hat vor dem LG Paderborn eine Niederlage erlitten (Az. 7 O 20/07). Das Gericht wies in seinem Urteil einen Antrag der E-Tail GmbH auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurück, da die Abmahnung rechtsmissbräuchlich sei. Normalerweise sind Gerichte bei der Annahme des Rechtsmissbrauchs äußerst zurückhaltend. Hier jedoch lagen genügend Indizien vor, die den Rechtsmissbrauch untermauerten. Insbesondere wurde vom Gericht gerügt, dass E-Tail sich von Anwälten vertreten lässt, aber auch im eigenen Namen abmahnt und dabei Kostenpauschalen ersetzt verlangt.

Gegen dieses Urteil hatte die E-Tail GmbH Berufung beim OLG Hamm eingelegt (Az. 4 U 86/07). Im Rahmen der mündlichen Verhandlung hat diese die Berufung jedoch zurück genommen. Das bedeutet, dass die Rechtsmissbräuchlichkeit der Abmahnung rechtskräftig festgestellt wurde.

Dieses Urteil hat Signalwirkung für alle von der Fa. E-Tail Abgemahnten:

1. Soweit noch keine Unterlassungserklärung abgegeben wurde, sollte man genau überlegen, ob dies jetzt noch notwendig ist. Es kann zwar sein, dass andere Gerichte anders entscheiden als das LG Paderborn/OLG Hamm, aber das Risiko für E-Tail ist deutlich gewachsen.

2. Kosten für die Abmahnung sollten nicht gezahlt werden.

3. Sehr interessant ist noch folgende Konsequenz:

a) Falls die Abmahnkosten bereits gezahlt wurden: Mit Blick auf die Rechtsmissbräuchlichkeit ist der Aufwendungsersatz gem. § 12 I 2 UWG, also die Abmahnkosten, zu Unrecht erfolgt. Es besteht ein Bereicherungsanspruch aus § 812 BGB gegenüber E-Tail. Mit anderen Worten: gezahlte Anwaltskosten oder Unkostenpauschalen können von E-Tail zurückverlangt werden.

b) Der Unterlassungsvertrag (also die Unterlassungserklärung) kann aus wichtigem Grunde gem. § 314 BGB gekündigt werden. Das bedeutet, dass für die Zukunft bei Verstößen keine Vertragsstrafe an E-Tail mehr gezahlt werden muss.

c) Bereits verwirkte Vertragsstrafen müssen nicht mehr gezahlt werden. Dem steht nämlich der Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegen.